-in vigore dal 1 APRILE 2010 -

Dal 1 aprile 2010, entrano in vigore le nuove disposizioni relative alla Regola 36(1) e (2) della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) relativamente al deposito di una domanda di brevetto divisionale all’ Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB).

Qui di seguito, sono riportate le modifiche più rilevanti.

In caso di pendenza di una domanda di brevetto parentale, il Titolare della stessa ha diritto a depositare una o più domande divisionali, sulla base di quella iniziale, con i seguenti termini:

(a) Domanda divisionale volontaria, depositata su richiesta del Titolare, in linea con  quanto disposto dalla Regola 36(1)(a) della CBE

La nuova Regola 36(1)(a) della CBE prevede che una domanda di brevetto divisionale possa essere depositata all’UEB sulla base di una domanda parentale non ancora rilasciata - quindi pendente - entro 24 mesi dalla prima comunicazione emessa dalla  Divisione di Esame dell’UEB rispetto a tale domanda parentale.

Pertanto, se la domanda di brevetto parentale è decaduta o è stata abbandonata prima che venga emessa la prima comunicazione di esame, una domanda divisionale non potrà più essere depositata. Lo stesso si verificherà se la domanda parentale cessa di essere pendente dopo la notifica della prima comunicazione, benché prima della scadenza dei 24 mesi.

La "prima comunicazione della Divisione di Esame dell’UEB" è una comunicazione emessa in base all’Art. 94(3) e la Regola 71 (1),(2) della Convenzione o, laddove appropriato, alla Regola 71(3).

Resta inteso che la comunicazione del Rapporto di Ricerca e dell’opinione della Divisione di Ricerca dell’UEB non costituisce la base per il calcolo dei 24 mesi.

Nel caso di una serie di domande di brevetto divisionali, il periodo del 24 mesi è da calcolarsi dalla data in cui viene emessa la prima comunicazione della Divisione di Esame dell’UEB, relativa alla prima domanda di brevetto (domanda parentale) della serie.

(b) Domanda divisionale obbligatoria, depositata in risposta alla obiezione di non-unità, secondo la Regola 36(1)(b) della CBE

La nuova regola 36(1)(b) della Convenzione prevede che una domanda di brevetto divisionale possa essere depositata sulle base della precedente domanda, ancora pendente, entro 24 mesi da ogni comunicazione emessa dall’Ufficio Brevetti Europeo in cui la Divisione di Esame solleva, per la prima volta, una obiezione di non-unità di invenzione, secondo l’Art. 82 della CBE.

Una obiezione di non-unità è solitamente sollevata nella prima comunicazione della Divisione di Esame in conformità all’Art. 94(3) e alla Regola 71(1),(2) della Convenzione o, se già sollevata dalla Divisione di Ricerca, è ivi confermata.

La conferma della mancanza di unità di invenzione in una comunicazione successiva da parte della Divisione di Esame non fa decorrere un nuovo periodo per il deposito di successive domande divisionali obbligatorie.

Un nuovo limite temporale di 24 mesi può essere calcolato solo sulla base della comunicazione della Divisione di Esame in cui una nuova, differente obiezione di non-unità di invenzione viene sollevata.

Resta inteso che la comunicazione del Rapporto di Ricerca e dell’opinione della Divisione di Ricerca dell’UEB non costituisce la base per il calcolo dei 24 mesi.

La comunicazione emessa dall’UEB, quale Autorità Internazionale (Autorità di Ricerca Internazionale - ISA- o Autorità Internazionale per l’Esame Preliminare - IPEA-) durante la procedura PCT, non fa decorrere il periodo dei 24 mesi per il deposito di domande di brevetto divisionali.

Disposizioni transitorie

La norma modificata della Regola 36 della CBE trova applicazione alle sole domande di brevetto divisionali depositate dopo la sua entrata in vigore, ossia dal 1 aprile 2010.

Qualora il tempo limite previsto nella emendata Regola 36(1) scada prima del 1 aprile 2010, le domande divisionali potranno essere depositate entro il 1 ottobre 2010.

Laddove i citati limiti temporali risultassero ancora non scaduti alla data del 1 aprile 2010, questi continueranno ad esserlo per non meno di sei mesi. In altre parole, per qualsiasi domanda di brevetto ancora pendente al 1 aprile 2010, e per la quale è stata emessa una prima comunicazione della Divisione di Esame o è stata (successivamente) sollevata una obiezione di non-unità di invenzione, la scadenza ultima per il deposito di eventuali domande divisionali sarà il 1 ottobre 2010.

Suggeriamo una Vostra attenta valutazione sulla possibilità/necessità di depositare domande di brevetto divisionali in base a domande tutt’ora pendenti e fornirci istruzioni entro e non oltre il 28 febbraio 2010.

Riteneteci disponibili per ulteriori chiarimenti e suggerimenti.

DE SIMONE & PARTNERS