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Novità sul Sequence Listing all'EPO
Non occorre depositare un Sequence Listing per sequenze appartenenti alla tecnica anteriore
La recente Decisione J8/11 dell’EPO ha annullato la Decisione della Receiving Section del 22 Dicembre 2010 con la quale era stata rifiutata l’istanza di un Richiedente di ritirare l’invito a presentare un Sequence Listing secondo la r. 30(3) e rimborsare il “late furnishing fee”. La Decisione, di sicuro interesse pratico, tratta anche di alcuni aspetti di carattere più generale.
La domanda di brevetto in esame era stata depositata con un Sequence Listing non comprendente sequenze presenti nella domanda stessa, ma anche in banche dati accessibili, pertanto appartenenti alla tecnica anteriore. La Receiving Section aveva indicato che poiché tali sequenze erano menzionate nelle rivendicazioni o in ogni caso costituivano caratteristiche essenziali dell’invenzione, esse dovevano essere fornite anche come Sequence Listing. La richiesta della Receiving Section era conforme alla Notice del 12 luglio 2007 concerning the filing of sequence listings (che ha sostituito la versione del 1998).
Il punto cruciale che ha supportato il Board nella sua Decisione è l’interpretazione restrittiva del termine "disclosed" presente nella R. 30(1) EPC, di un certo interesse generale. Tale interpretazione viene qui confermata ed è in linea con la prassi consolidata e la giurisprudenza dell’EPO che, in maniera analoga, permette di riferirsi ad un deposito di materiale biologico liberamente disponibile , senza richiedere alcun deposito secondo il Trattato di Budapest.
Secondo il Board il termine "disclosed" (divulgato) deve essere interpretato alla luce della R. 42(1) EPC. Questa infatti usa tale termine solo al par. (c), imponendo che descrizione deve “disclose” (divulgare) l’invenzione, contrariamente ai par. (b), (d), (e) e (f) – concernenti la tecnica anteriore, le figure, la necessità di fornire almeno un modo per attuare l’invenzione e l’indicazione della applicabilità industriale – dove sono usati termini come "indicate" (indicare) e "describe" (descrivere). Il termine "disclose" deve essere inteso come rendere noto ("to make known; reveal or uncover; allow to be seen; lay open to view"), e non può essere usato pertanto quando ci si riferisce ad un qualcosa già noto nello stato dell’arte.
Il Board ha ritenuto che la Notice del 2007 ha fornito una errata interpretazione della R. 30(1) EPC, che non fornisce alcun supporto per la suddivisione in 2 gruppi delle sequenze della tecnica anteriore, quello di sequenze meramente presenti nel testo della domanda di brevetto e quello di sequenze menzionate nelle rivendicazioni o in ogni caso costituenti caratteristiche essenziali dell’invenzione .
Inoltre tale suddivisione richiede una valutazione tecnica della domanda di brevetto, che esula dalle competenze della Receiving Section.
La Decisione pertanto conclude che sequenze appartenenti alla tecnica anteriore non necessitano il deposito di un Sequence Listing.
Olga Capasso ©2013
Rappresentante Italia all’EPI Biotech Committee